商标已被无效后,没有必要在案件中再认定该

商标已被无效后，没有必要在案件中再认定该商标为驰名商标

——正阳公司、农垦公司、惠丰公司、九三公司、出彩公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案

1.被诉主要侵权行为是在“食用油”商品上使用“农垦九三”商标。该商标目前已被无效，不再是有效的注册商标，故已无认定涉案商标为驰名商标的必要。

2.由于“农垦九三”商标与九三公司的涉案商标均包含显著识别文字“九三”，二者在文字构成、发音、呼叫、含义等方面近似，共同使用在食用油商品上，容易造成相关公众的混淆误认。宋华兵与九三公司同处于黑龙江省，对九三公司的涉案商标理应知晓，但仍申请注册并授权他人在食用油商品上使用“农垦九三”商标，主观上难谓善意。宋华兵、农垦公司、惠丰公司及出彩公司的行为属于未经九三公司许可，在同一种商品上使用与九三公司涉案商标近似的商标，侵害了九三公司的涉案商标专用权。

北京知识产权法院（）京73民初号民事判决书

北京市高级人民法院（）京民终1号民事判决书

上诉人（原审被告）：北京正阳兴业商贸有限公司

上诉人（原审被告）：深圳市农垦绿色食品商贸有限公司

上诉人（原审被告）：黑龙江省九三农垦惠丰食品有限公司

上诉人（原审被告）：宋华兵

被上诉人（原审原告）：九三食品股份有限公司

原审被告：吉林出彩农业产品开发有限公司

原告及其“九三”品牌具有良好商誉及知名度。九三集团于年3月4日申请注册第“九三JIUSAN及图”商标，于年4月21日核准注册，核定使用在第29类“猪肉食品；食用海藻提取物；腌豆；烹饪用卵磷脂；腐竹；烹饪用蛋白；食用油；豆腐；豆腐制品；加工过的坚果”等食品上。“九三”品牌连续10次入围“中国最具价值品牌”排行榜，被评为“中国十大放心食品品牌”“中国十佳粮油品牌特别奖”“最具市场竞争力品牌”“中国食用油领袖品牌”。涉案商标于年之前已构成驰名商标。原告是九三集团的重要子公司，九三集团许可原告使用涉案商标，重点生产、销售“九三JIUSAN及图”食用油，并授权原告针对侵害“九三JIUSAN及图”品牌权益的行为开展维权行动。

经查，被告五宋华兵于年6月16日申请注册第号“农垦九三”商标，于年6月21日核准注册，核准使用在第29类“食用油”等商品上。本案被诉侵权标识系已注册商标，且并未发现其超范围使用或改变显著特征、拆分、组合使用的情况。根据相关司法解释之规定，本案确有认定驰名之必要。原告于年7月4日向北京市东方公证处申请证据保全公证。公证购买的侵权产品包装及相关单据显示，被诉侵权产品系深圳市农垦绿色食品商贸有限公司(被告二)委托黑龙江省九三农垦惠丰食品有限公司(被告三)、吉林出彩农业产品开发有限公司(被告四)生产，由案外人北京四克商贸有限公司(已注销，简称原四克公司)和北京正阳兴业商贸有限公司(被告一)进行销售的。其中，委托方深圳市农垦绿色食品商贸有限公司的前任法定代表人及执行董事为宋华兵(被告五)，恰为被诉侵权标识“农垦九三”的商标申请人，可合理推知系宋华兵将侵权标识许可给被告三使用。而被诉侵权标识“农垦九三”与涉案商标高度近似，所使用的商品相同。

原告主张被告侵权恶意明显，行为性质恶劣，给原告商誉及经济利益造成巨大损失，请求法院支持原告诉讼请求。

一审法院认为，第一，被诉主要侵权行为是在“食用油”商品上使用“农垦九三”商标。该商标目前已被无效，不再是有效的注册商标，故已无认定涉案商标为驰名商标的必要。

第二，“农垦九三”系纯文字商标，完整包含了涉案商标的显著识别文字“九三”，二者核定和使用的商品均为“食用油”等，属于相同或类似商品。二者共存足以导致混淆。根据公证书的记载，被诉侵权产品系农垦公司委托惠丰公司、出彩公司生产，由案外人北京四克商贸有限公司（已注销）和正阳公司进行销售的。其中，宋华兵将“农垦九三”商标许可给农垦公司使用。正阳公司、农垦公司、惠丰公司、出彩公司、宋华兵的行为共同侵害了九三公司对涉案商标享有的注册商标专用权。

第三，《合作协议》和中央电视台CCTV-7的播出证明可以互相印证，对宋华兵主张《合作协议》系电子合同的辩称，予以采信，据此可知宋华兵确实在CCTV-7播出了“农垦九三”品牌的广告；同样对于《广告代理发布合同》，考虑到电子合同确实符合交易习惯，亦采信其关于电子合同的辩称，虽然中央电视台CCTV-1的播出证明未提交原件，按照高度盖然性的标准，在现有证据的前提下，认为其亦播出了“农垦九三”品牌的广告。“CCTV丨农垦九三CCTV-1综合频道、CCTV-7农业军事频道荣誉播出”“CCTV1、CCTV7央视荣誉展播”等表述不构成虚假宣传。关于“国家品牌计划成就国家品牌”，九三公司未说明“国家品牌计划”具体内容，且《广告代理发布合同》页眉标注有“CCTV.国家平台成就国家品牌”，宋华兵辩称的属于中央电视台广告播出中统一的安排更为合理，亦不构成虚假宣传。至于“难忘的情怀，不变的味道，农垦九三”的广告语，本身不存在对商品的性能、功能、质量等作虚假或者引人误解的商业宣传，欺骗、误导消费者的情形，同样不属于虚假宣传。“冷眼看世界的华哥”是否为宋华兵本人均不影响被诉行为的认定。

第四，“九三”虽渊源于九三农场，但正阳公司、农垦公司、惠丰公司、出彩公司、宋华兵在使用“农垦九三”时是作为商品的商标进行使用的，而不是为了说明或者描述自己的商品；宋华兵与九三公司同处黑龙江省，基于九三公司的大量宣传，宋华兵应当知道涉案商标的存在，其依然在相同的食用油商品上使用“农垦九三”，主观上难谓善意；且如上所述，由于标识的近似性，亦足以导致相关公众的混淆。宋华兵的辩称不能成立，不属于“注册商标专用权人无权禁止他人正当使用”的情形。

第五，现有证据不能证明九三公司的实际损失；亦无法确定侵权人的获利；也并无许可使用费方面的证据。故应综合考虑涉案商标知名度、所涉商品的特点、侵权行为的性质、范围等因素酌情确定赔偿数额。至于合理开支部分，对侵权商品购买费用予以支持，同时考虑到案件的代理难度以及律师诉讼参与等情况，亦将在合理范围内确定律师费。此外，因正阳公司、农垦公司、惠丰公司、出彩公司、宋华兵的侵权行为客观上造成了相关公众的混淆，对九三公司要求消除影响的诉讼请求予以支持，但范围限于商标侵权行为所造成之影响。

一审法院依照《中华人民共和国商标法》（简称商标法）第五十七条、第六十三条的规定，判决：

一、本判决生效之日起，正阳公司、农垦公司、惠丰公司、出彩公司、宋华兵立即停止委托生产、生产、销售带有“农垦九三”商标的食用油商品；

二、本判决生效之日起十日内，正阳公司、农垦公司、惠丰公司、出彩公司、宋华兵在《中国知识产权报》刊载声明，消除因其侵权行为给九三公司造成的影响（声明内容须经一审法院审核，逾期不履行，将根据九三公司申请，在相关媒体公布判决主要内容，费用由正阳公司、农垦公司、惠丰公司、出彩公司、宋华兵共同负担）；

三、本判决生效之日起十日内，正阳公司、农垦公司、惠丰公司、出彩公司、宋华兵共同赔偿九三公司经济损失及合理支出共计五十万元；

四、驳回九三公司的其他诉讼请求。

二审诉讼中，正阳公司、农垦公司、惠丰公司、宋华兵补充提交了天津市高级人民法院（）津民终号民事判决（简称第号判决）、天津市第三中级人民法院判决书（）津03民初号民事判决（简称第号判决）及体现“九三”文字的6张照片等主要证据，用以证明“九三”为地名，被诉侵权标识与涉案商标未构成相同或近似商标，正阳公司、农垦公司、惠丰公司、宋华兵的行为未侵害九三公司的商标权。其中，第号判决认定，九三公司的商标从整体上看表示的是“九三”文字的一般含义，而“九三”在特定的地域范围内有“九三垦区”的特定含义，宋华兵申请注册的“农垦九三沃土”商标明显与“九三垦区”的含义相关联。至于“九三”为地名的问题，四上诉人主张系九三公司在第号判决中的自认，并非行政区划名称，九三公司否认其在前述案件中存在相关自认。正阳公司、农垦公司、惠丰公司、宋华兵还补充提交了九三公司申请注册“农垦九三”“豆都九三”“九三豆都”“九三田野”“九三沃土”等商标列表，用以证明九三公司注册前述商标存在恶意。九三公司则解释系其针对市场上大量恶意注册行为在维权后主动申请注册商标，以保护其“九三”系列商标权益的行为。

九三公司补充提交了二审法院（）京行终号行政判决及国家知识产权局公告、裁定，“农垦九三沃土”食用油销售视频等证据，用以证明涉案商标于年6月21日前在“食用油”商品上被认定为驰名商标，被诉侵权标识与涉案商标近似，宋华兵等具有恶意以及被诉侵权商品销售规模巨大。

另查，第号“农垦九三”商标已被宣告无效并于年1月13日公告。

上述事实，有民事判决、行政判决、国家知识产权局裁定、照片、视频等在案佐证。

二审法院认为，本案主要争议焦点为正阳公司、农垦公司、惠丰公司、宋华兵是否构成侵害九三公司注册商标权以及相关赔偿数额是否恰当。结合正阳公司、农垦公司、惠丰公司、宋华兵的上诉主张及在案证据，二审法院作以下评述：

一、是否侵害商标权的问题

商标法第四十七条规定，依照本法第四十四条、第四十五条的规定宣告无效的注册商标，由商标局予以公告，该注册商标专用权视为自始即不存在。本案中，宋华兵注册的“农垦九三”商标已被无效宣告，该商标的专用权自始无效，故本案中被诉行为是否属于侵权行为的认定关键在于判断四上诉人在食用油商品上使用“农垦九三”商标是否侵害九三公司的涉案商标权。

商标法第五十七条规定，有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：……（二）未经商标注册人的许可，在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标，或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标，容易导致混淆的；（三）销售侵犯注册商标专用权的商品的。……

本案中，九三公司的涉案商标核定使用的商品为第29类“食用油”等，该商标于年4月21日核准注册，九三公司对涉案商标享有注册商标专用权。九三公司提交的在案证据可以证明其在全国范围内对使用涉案商标的食用油进行了持续的推广和销售，宣传范围较广、销售收入较高、市场占有率较大，在相关公众中已具有较高的知名度。

在案证据显示，宋华兵授权农垦公司使用其注册在食用油商品上的“农垦九三”商标，由农垦公司委托惠丰公司、出彩公司生产标有“农垦九三”商标的食用油，由正阳公司销售上述食用油商品。由于“农垦九三”商标与九三公司的涉案商标均包含显著识别文字“九三”，二者在文字构成、发音、呼叫、含义等方面近似，共同使用在食用油商品上，容易造成相关公众的混淆误认。宋华兵与九三公司同处于黑龙江省，对九三公司的涉案商标理应知晓，但仍申请注册并授权他人在食用油商品上使用“农垦九三”商标，主观上难谓善意。宋华兵、农垦公司、惠丰公司及出彩公司的行为属于未经九三公司许可，在同一种商品上使用与九三公司涉案商标近似的商标，侵害了九三公司的涉案商标专用权；正阳公司的行为系销售侵犯涉案商标专用权商品的行为，四上诉人的行为违反了商标法第五十七条的规定。一审判决的相关认定并无不当，二审法院予以确认。

四上诉人虽然主张“九三”为地名，但在案证据显示，虽然“九三”具有一定的历史沿革，但并不属于商标法规定的行政区划名称，也不属于范围明确的约定俗成的区域名称。在涉案商标依然有效，而无证据表明被诉行为属于商标法规定的正当使用商标相关情形的前提下，四上诉人的此项上诉主张不成立，二审法院不予支持。

二、关于法律责任

商标法第六十三条规定，侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。

由于现有证据无法证明九三公司的实际损失以及正阳公司、农垦公司、惠丰公司、出彩公司及宋华兵的侵权获利，一审法院综合考虑涉案商标知名度、所涉商品的特点、侵权行为的性质等因素在法定赔偿范围内予以酌情确定，判决赔偿经济损失及合理开支共计五十万元并无不当，二审法院予以确认。

如前所述，宋华兵的“农垦九三”商标已被无效宣告，商标专用权效力自始不存在，故涉案侵权行为的起始时间不应从“农垦九三”商标被认定无效宣告时起算，四上诉人的相关上诉主张，缺乏法律依据，二审法院不予支持。

综上，原审判决认定事实清楚，适用法律正确，程序合法，应予维持。正阳公司、农垦公司、惠丰公司、宋华兵的上诉请求，二审法院不予支持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项之规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

（来源：知识产权那点事）（图源网络，侵权必删）

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